L’uso dei meta-tag nei link sponsorizzati può importare contraffazione di marchio

Court of Appeals for the Second Circuit vacated the District Court for the Northern District of New York  (Stati Uniti), 28 settembre 2006

Parti: Rescuecom Corp. v. Google, Inc.

FATTO

Nel caso di specie, la società attrice, Rescuecom forniva servizi di riparazione di computer e gestiva il sito web ww.rescuecom.com, attraverso il quale svolgeva la propria attività.

La società attrice era inoltre titolare del marchio “Rescuecom”, utilizzato per commercializzare i propri prodotti e i propri servizi.

La controversia trae origine dall’utilizzo, da parte di Google, del marchio Rescuecom all’interno dei servizi AdWords e Key Suggestion Tool, lo strumento che suggerisce agli inserzionisti di Google – e, quindi, in potenza, anche ai concorrenti dell’attrice – quali termini utilizzare come parole chiave.

Il marchio della società attrice non era visibile, ma era presente nei metatag, le parole chiave che consentono ai motori di ricerca di individuare informazioni pertinenti con la ricerca effettuata dall’utente.

DECISIONE

In primo grado, la District Court, basandosi sulla Second Circuit’s opinion in 1-800 Contacts v. WhenU.com, Inc., 414 F.3d 400 (2d Cir. 2005), statuiva che, per aversi violazione del marchio, l’attore doveva provare una serie di circostanze e, specificatamente, che:

1. si trattasse di un marchio valido che ha diritto alla protezione sotto il Lanham Act (la legge statunitense in materia di trademark);
2. la convenuta avesse effettivamente utilizzato il marchio;
3. il marchio fosse relativo alla prestazione di beni e/o servizi in commercio;
4. controparte avesse utilizzato il marchio senza il consenso preventivo dell’attore;
5. detto utilizzo avrebbe potuto ingenerare confusione nel pubblico.

Google, osservava la Corte, non avrebbe utilizzato il marchio per reclamizzare i propri prodotti, né per contrassegnarli. Questa la motivazione della Corte: “Defendant’s internal use of plaintiff’s trademark to trigger sponsored links is not a use of a trademark within the meaning of the Lanham Act, either, because there is no allegation that defendant places plaintiff’s trademark on any goods, containers, displays, or advertisements, or that its internal use is visible to the public”.

Non vi sarebbe stata, quindi, da parte di Google, alcuna utilizzazione del marchio, dovendosi concludere che non sia applicabile, al caso di AdWords, la disciplina relativa contenuta nel Lanham Act.

La Corte ha seguito il precedente Merck & Co. Inc. v. Mediplan Salute Consulting, Inc., 425 F. Supp. 2d 402 (SDNY 2006), dove analoghe istanze erano state rigettate poiché non v’era stato utilizzo del marchio.

In appello, però, la decisione è stata riformata e si è ritenuta Google responsabile, ai sensi del Lanham Act, poiché l’utilizzazione del marchio Rescuecom sarebbe stato un “use in commerce” di un marchio registrato.

La Corte spiega anche il motivo che l’ha indotta a distaccarsi dal precedente 1-800 Contacts (espressamente richiamata dai giudici di primo grado). In quest’ultimo caso, infatti, la ricerca dell’utente determinava l’apertura di pop-up (ossia di altri siti): ciò non sarebbe idoneo ad ingenerare alcuna confusione nel pubblico dei consumatori, che sarebbero comunque in grado di distinguere tra i due prodotti concorrenti.

Ciò, invece, non avverrebbe nel caso dei link sponsorizzati di Google, che potrebbero determinare un effetto confusorio nei potenziali consumatori.

Il testo integrale della decisione è disponibile qui